Le United States Patent and Trademark Office (USPTO) (le bureau de marques amĂ©ricain, Ă©quivalent de lâINPI) a rĂ©cemment annoncĂ© une nouvelle rĂšgle, entrant en vigueur le 3 aoĂ»t 2019, exigeant que tout dĂ©posant ou toute partie Ă une procĂ©dure devant le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) (organe de lâUSPTO en charge de rĂ©soudre les conflits portant sur le dĂ©pĂŽt des marques) domiciliĂ©(e) Ă lâĂ©tranger soit reprĂ©sentĂ©(e) par un avocat habilitĂ© Ă exercer le droit aux Etats Unis. Cette exigence sâapplique aux dĂ©pĂŽts, aux documents liĂ©s au maintien de la marque, aux refus provisoires dans le cadre de dĂ©pĂŽts en vertu du protocole de Madrid et aux procĂ©dures devant le TTAB.
Avec cette nouvelle rĂšgle,l âUSPTO correspondra uniquement avec des reprĂ©sentants qui sont des avocats habilitĂ©s Ă exercer le droit aux Etats-Unis. Si une demande de dĂ©pĂŽt est faite sans se conformer Ă cette rĂšgle, lâUSPTO Ă©mettra une « Office Action » (document Ă©mis par lâUSPTO refusant provisoirement le dĂ©pĂŽt de la marque) indiquant que la dĂ©signation dâun avocat habilitĂ© Ă exercer le droit aux Etats-Unis est nĂ©cessaire. Le non-respect de cette obligation sera considĂ©rĂ© comme un abandon de la demande de dĂ©pĂŽt.
Les dĂ©posants domiciliĂ©s Ă lâĂ©tranger qui dĂ©posent une demande basĂ©e sur lâarticle 66(a) de la loi sur les marques (dĂ©pĂŽts en vertu du Protocole de Madrid) sont sujets Ă cette nouvelle rĂšgle pour les refus provisoires (Office Actions). Cependant, sous rĂ©serve que la demande de dĂ©pĂŽt auprĂšs du Bureau International de lâOrganisation Mondiale de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle soit en conformitĂ© avec toutes les autres conditions au dĂ©pĂŽt, la demande de dĂ©pĂŽt initiale sera exemptĂ©e de cette nouvelle exigence.
Cette rĂšgle Ă©limine Ă©galement la rĂ©glementation permettant aux agents en brevets canadiens mutuellement reconnus de paraitre devant lâUSPTO en matiĂšre de droit des marques, mais continue dâautoriser la reconnaissance mutuelle des avocats canadiens spĂ©cialisĂ©s dans le droit des marques reprĂ©sentant des parties canadiennes en matiĂšre de droit des marques amĂ©ricain.
Enfin, il convient de noter que lâUSPTO a mis en place un programme afin de procĂ©der Ă des contrĂŽles alĂ©atoires des dĂ©pĂŽts de marques amĂ©ricaines au moment du renouvellement. Les dĂ©pĂŽts sont sĂ©lectionnĂ©s au hasard afin de contrĂŽler si les marques sont effectivement utilisĂ©es en lien avec les biens et services identifiĂ©s dans lâenregistrement. Si le renouvellement est contrĂŽlĂ©, lâUSPTO exigera que le propriĂ©taire de la marque fournisse des preuves de lâutilisation de la marque pour au moins deux biens ou services supplĂ©mentaires par classe. Si aucune preuve dâutilisation nâest disponible pour les biens et services sĂ©lectionnĂ©s, ces derniers, ainsi que tout autre bien ou service non utilisĂ©, seront supprimĂ©s du dĂ©pĂŽt. Ainsi, il est important dâĂȘtre prĂ©cis au moment de lister les biens et services vendus dans la demande de dĂ©pĂŽt de la marque aux Etats-Unis.
NâhĂ©sitez pas Ă nous contacter si vous avez des questions sur les changements et exigences dĂ©crits ci-dessus.







